如果企业法律顾问不是非常清楚专利法律师所告诉他的内容，结果就会变得很糟糕，差的专利质量、没有必要的高成本、诉讼失败或者是错误的理解，这些都会反作用地影响企业决策。

　　◎ 文 劳拉·特斯卡 柯克·特斯卡 翻译 赵青

　　有时，专利法律师和企业专利法律顾问在某一个关于专利的问题上一直存在着分歧。为了解决专利律师与企业法律顾问在理解上所存在的分歧，我们将要探讨以下三条专利法原则：

　　1.一项技术，如果晚于某项专利出现而构成侵权的话，倘若早于该专利出现就会构成预见该专利（即破坏该专利的新颖性）；

　　2.成为主导性的一项专利（但是不要忘了第一条原则）；

　　3.权利要求图表是专利法的核心，同时包含以上两条原则。

　　是所有的专利法都只参考这三种原则吗？答案是否定的。但是这三种原则涉及到很多专利法的领域并且成为专利系统中的核心。充分理解他们将会让你更好地去做关于专利的决定，更好地去管理你的专利组合，更好地理解专利律师的意思。

　　原则一：一项技术，如果晚于某项专利出现会构成侵权的话，倘若早于该专利出现就会构成预见该专利（即破坏该专利的新颖性）

　　在鸡尾酒派对上请记得与专利律师去表达这句精练的话语，如果你很好地理解它，就证明你已经走在了深度理解专利法的路上了。

　　我们第一条原则是建立在时效性上的，并且需要理解“侵权”与“预见”这两个词的涵义。但是，不用担心，因为你很快就会明白它了，就像当你是小孩的时候第一次听到关于发明与专利时，你内心自然而然就会产生这个想法。但问题是在你职业生涯中你越多地了解专利，你也就越容易误解它最初的含义。

　　让我们用下面的场景作为一个简单的例子分别把这三种原则运用其中。首先，一个人很久之前发明了一个最基本的轮子，并且是从石头里雕刻出来的，它是圆的而且也许有一个轴中心孔（命名为“石头轮子”）。联想一下约翰尼·哈特的漫画《公元前》。

　　随着发明逐步的变化与发展，有人创造了一种木头车轮，包括一个轴中心孔，一个木制铁边的车圈与辐条（命名为“木头轮子”）。联想一下草原上的小房子。再后来，有人创造了一个可以充气的轮胎并且安装在车圈外侧，就像自行车轮胎（命名为“轮胎轮子”）。

　　很明显，你已经知道这三种轮子都属于发明而且都可以申请专利。

　　因此“一项技术，如果晚于某项专利出现会构成侵权的话，倘若早于该专利出现就会构成预见该专利（即破坏该专利的新颖性）”这句话是什么意思呢？第一，选择专利。让我们为石头轮子命名为专利一号（而且假设专利一号广泛地涵盖了所有的轮子）。第二，这里我们要选择木头轮子作为分析对象。然后，第一原则的部分可以被解读成：如果木头轮子是在石头轮子后产生的，那么木头轮子违反了（侵犯了）第一个（石头轮子） 的专利权。实际上，木头轮子是在后来产生的。就这么简单，不是吗？

　　在专利法第一原则中的后半部分“在先为在先公开”需要我们去理解“在先公开”在专利法律的术语中。虽然它不是特别容易去理解，但是出于目的考虑，我们可以把它理解成为“它在之前就已经产生了”。如果你是专利专家，你就会知道对于我们简化概念容易出现许多例外，但是为了我们接下来的研究请忽略它。所以，如果“它”（一个专利产品）之前就出现过，这个发明就不是新的（或者说很显而易见）。并且，如果一个“发明”不是新的，它就不能申请专利（或者一个已经被同意的专利被证明不是新的，也会被证明为无效）。

　　应用到我们的案例当中就是，如果我们想象木头轮子早于石头轮子出现，那么石头轮子的专利一号就无效了，因为它在木头轮子之前就已经预测到了。

　　完整的专利第一原则被运用到我们车轮的场景中就是：如果木头轮子出现在石头轮子之后，木头轮子侵犯了石头轮子的专利，但是如果石头轮子被木头轮子在之前所预见了，那么石头轮子的专利就会被证明是无效的。

　　为什么？原因很简单。如果专利一号包含所有种类的轮子，那后来产生的木头轮子因此侵犯了第一个轮子的专利。但是如果木头轮子在石头轮子之前就被发明了，那么这个石头轮子就不是新的，因此它也就不算是一种发明从而申请专利。专利律师把木头轮子的这个场景叫作“之前的艺术”。

　　游戏也可以这么玩，你给木头轮子申请专利（专利二号）。假设它包含了木头轮子和轮胎轮子。但是，假设这个专利也包含第一种石头轮子。那么专利第一原则是怎么说的？轮胎轮子侵犯了木头轮子的专利，因为轮胎轮子是后来发明的。但是木头轮子的专利在之前就被预见了（因此是无效而且不能被侵犯的），因为它未被允许覆盖之前的石头轮子的专利。这就是第一原则通常所表述的：一个后来的产物推翻了一个已经存在的专利，但是这个专利也因包含前一个在先的工艺，因此专利失效了。

　　所以，基本来说，你不能为旧的东西（不是一个发明）申请专利并且如果你要这么做，那么就会被证明是无效的。

　　专利第一原则之所以重要的真正原因在于其导致的直接结果，也就是说有效的专利对于一项已有的技术来讲会随着时间的推移变得越来越严格或者说范围越来越窄。这种直接结果在企业中变得十分关键，因为一个广泛的专利是非常有价值的，它不仅仅包含了你自己企业的发明，同时也涉及到日后竞争者对发明的进一步改良。但与此相反的是，如果一项较窄的专利仅仅包含工程师和科学家发明的几个东西将不会很有价值。同时，如果你的专利范围太广泛，按照专利第一条原则，你的产品也许在之前就出现了，因此显得毫无价值。

　　这就把我们带入到了第二条原则。

　　原则二：成为主导性专利（但是不要忘记原则一）。

　　什么是主导性专利？让我回到之前的案例中。如果第一个专利包含了所有的轮子，因此它是有价值的。假装石头轮子仍然占据主流，这个时候木头轮子和轮胎轮子已经在研究中了。第一原则的价值很高，因为木头轮子和轮胎轮子构成了侵权。对于其他新类型的轮子也是如此，不管是皮带轮，砂轮，或者是棒球机器下边的轮子。

　　如果上面提到的第一个专利范围很窄的话，只对于石头轮子的专利，那么没有特别大的价值，因为木头轮子、轮胎轮子和其他类型的轮子将不会侵犯第一条专利。

　　现在，请不要忘记木头轮子和轮胎轮子也是发明（不包含“在第一种专利的范围内”）。那就是我们为什么会有专利二号和专利三号。有些人称之为“改良专利”。专利一号被说成是“主导”专利二号和三号。这也就是人们发明了一些东西，为它们申请了专利但是无法销售的一个重要原因，因为它侵犯了前一个主导专利。

　　当然，现在事实情况就是，即使我们想象为石头轮子申请了专利一号，并且专利一号在专利二号被设计的时候过期了，甚至专利二号在轮胎轮子设计之前过期很久。但是在科学技术发生重大突破的不久之后，通常会有改进、增加和增强。例如，这里有许多包含了轮胎轮子的专利，并且随着科技的进步，将会有更多。并且在每个技术子集内（踏板，轮胎材料，轮辐设计等），都会产生主导专利。不管你公司的业务领域在哪里，努力成为占主导地位的专利，但是不需要获得如此广泛和巨大的专利，以免被先前的专利预测到而无效。

　　对于一个公司是否去获得一个主导专利，会直接影响公司的专利预算，因为它在尽职调查中很重要，并会影响到许可交易的价格。例如，如果一个专利是有主导地位的，企业会聪明地决定去缔造一个巨大的国外专利组合，但是如果这个主导专利没有被成功申请下来的话，就会产生昂贵的外国专利申请备案与维护的费用。

　　现在让我们把专利一、二原则记在脑中，因为我们要去探索权利要求图表。在新的例子中有二片、三片和四片刀刃的剃须刀。我们之后还会回到轮子的例子当中。

　　原则三：权利要求图表是专利法的核心内容而且包含了之前的两个原则

　　我们新的例子是一个真实的案例，但是我们也做了修改，忽略和简化了一些细节，为了让理解变得更加简单。

　　吉利公司为它的“锋速3”剃须刀申请专利：它是一个配备了3个或者更多刀片并且配备渐进式刀刃暴露技术，也就是说在第一组刀片被卡住之后，第二组刀片可以接着工作，直到第三组刀片，是一个循序渐进的过程。

　　在实际的吉利专利的首页展示图上，每一组刀片都被相应的序列号11、12和13注释着，并且这种渐进式刀刃暴露技术也在首页被展示出来。

　　之后，Schick（舒适牌）也出了一款名叫“Quattro”的剃须刀，其中包含4个渐进式刀刃。于是吉利就起诉舒适侵犯其专利，同时舒适也利用专利第一原则进行了还击（一项技术，如果晚于某项专利出现会构成侵权的话，倘若早于该专利出现就会构成预见该专利）。这样一来，舒适公司还需要证明在吉利“锋速3”系列之前就存在剃须刀（或剃须刀专利）。舒适公司发现三组刀刃的剃须刀在吉利“锋速3”系列出现之前就已经存在了，但是没有渐进式刀刃曝光技术，同时还有两组刀刃的剃须刀并且配备渐进式刀刃曝光技术的也在吉利“锋速3”之前也已经有了。

　　运用第一原则的话，那么舒适公司为自己辩护的基本原理就是，如果“Quattro”系列拥有渐进式刀刃曝光技术的4组刀刃剃须刀对吉利的“锋速3”剃须刀专利构成侵犯，那么吉利的专利就是存在预见性的（无效的），因为在它之前就已经披露了三组刀刃并且拥有渐进技术的剃须刀的存在。

　　在我们描绘舒适公司权利要求表之前，我们需要明白专利权利要求范围。我们到现在还没有具体讨论关于专利权利要求范围，但是在专利法中“游戏的名字就是范围”。任何一项专利都有许多信息在里边，但是只有在专利最后的那几个段落才是真正有用的。在这些段落当中都标明了专利包括的范围，哪些是可以被起诉的内容和哪些组合可以构成对专利的侵权。

　　权利要求图表可以在一个场景中清晰地描绘出专利的范围。许多美国联邦地区法院有自己当地的规则，他们甚至要求双方都要提供类似的图表给法官。

　　在吉利和舒适剃须刀公司的案例中，吉利的专利权利要求图表（图一）：

　　舒适公司的专利权利要求图表，如图二所示：

　　因此，吉利公司辩论说“一项技术，如果晚于某项专利出现会构成侵权”，但是舒适公司反驳说“倘若早于该专利出现就会构成预见该专利（即破坏该专利的新颖性），而且大多数专利侵权案的核心都是因为双方存在这样的争论。

　　那么站在吉利公司的角度，也就是它掌握占主导的专利在3个或者多个刀刃并且配备渐进式刀刃暴露技术，这句话正确吗？或者说舒适公司所提出的“之前就有类似产品出现，破坏其专利新颖性”的观点错误吗？不幸的是，我们可能永远不会知道，因为，它和大多数情况一样，已经被判决了。但是它对我们要达成的目的并不重要。这个案例简单地教会了我们如何去制作这种范围图表。它以一种更简单的方法让人们更加明白地去理解专利法和之前的两个专利原则。

　　现在让我们去想象一下，你公司的专利权利要求作为一个案例，其中包括三个特质（组件，制造步骤，材料，分子，任何一种），我们把它们称为A,B,C。专利律师把这三个特点称为“限制”或者“元素”。

　　你们的专利权利要求如果有效（没有被预见的产品）并且包括了竞争者在日后的类似产品，那么在第一原则下，图表就应该是图三所示：

　　一项技术，如果晚于某项专利出现会构成侵权（竞争者的产品包括至少你专利中的A、B、C三项），并且没有早于该专利出现的类似产品（没有C类产品的披露），就不构成预见该专利，即破坏该专利的新颖性。你的专利范围因此也占据主导，至少在A、B、C三种形式，因为它已经包括了日后的A、B、C、D和E；A、B、C和E或者类似的。

　　如果你的专利范围内包括了竞争者的产品（预见该专利），那么在第一原则下，图表应该像图四所表达的：

　　在专利法里，所有的这些都将把我们带入一个最差的场景，特别是这种场景非常容易引发专利律师和企业专利顾问之间产生歧义。也就是说，你的专利在第一原则中是有效的但是在原则二中不具备主导性。在这个最差的场景当中，范围可以如图五所示：

　　这样的话，你的专利权利要求就会比你想象中的窄。也只有当A、B、D（或者A、B、X，在这里C和D都属于X的变种）在第一条专利原则下才能有效。并且范围包括了竞争者设计的，但是由于你的范围只局限在A,B,C并且竞争者的产品不包括C（竞争者选择D取而代之），因此竞争者就不会侵犯你的专利。用专业的话说就是“竞争者绕着你的专利范围外去设计产品”。你的专利不具备主导性，所以是低价值的。

　　回到之前的案例当中，让我们重新看一下我们石头轮子，木头轮子和轮胎轮子的例子。假设你的公司是一个设计木头轮子的企业。这里有三种可能的方式去为你的专利制定出范围：

　　——轮子

　　——一个木制的圆孔、一个木制的车圈、存在于圆孔和车圈之间的间隔辐条和一个金属的车带。

　　——一个圆孔、车圈和在车圈与圆孔之间间隔的辐条。

　　通过把它变得可视化，现在你可以很容易地把第一和第二原则使用到这些范围选择中了。专利一号被轮胎轮子侵权，但是它是无效的，因为石头轮子早在之前就已经出现了。

　　专利二号是有效的（之前的石头轮子没有木质的中心孔、车圈、辐条和铁带），但是专利二号范围很窄，价值很低，因为它没有包含轮胎轮子。专利二号在其领域内具备主导性。专利律师把这个叫作“范围之外”。这是我们最差的一个场景。

　　专利三号是最好的。对于在先的石头轮子来说，它是有效的，并且它包含了轮胎轮子（也许是水轮或者更多）。


　　因此，我们的专利三原则构成了专利法的本质。有价值的专利不仅会夺取竞争者的产品，而且是有效的（或者至少不会轻易受到一个有效性的攻击），而且在最大程度上占据主导性。权利要求图表可以被用于起草专利，处理专利办公室的侵权和诉讼，能够更快速地分析有效性研究和辩护，以及专利价值的评估。

　　相比这三种专利原则，这里还有更多的专利法律条例，但是剩下的大多数都只是些细节。专利律师一般都是遵循专利权利要求图表和一号原则去思考问题。如果你也可以的话，那么你和你的律师之间的分歧将会逐渐减少。

　　（本文英文版权属于全球企业法律顾问协会）

　　劳拉·特斯卡
　　劳拉·特斯卡是AMAG制药公司的一名法律顾问和知识产权业务主管。她有24年的企业法律顾问经验，同时是一名注册专利律师。

　　柯克·特斯卡
　　柯克·特斯卡是landiorio, Teska，Coleman与LLP公司的管理合伙人，萨福克大学法学院的客座教授。