“倩女幽魂ONLINE及图”案中，人民法院认为，“倩女幽魂”最初为电影、电视剧名称，后网易公司推出了名为“倩女幽魂”的系列网络游戏，并经长期宣传，使该系列游戏取得了一定的知名度。在此基础上，申请商标使用在“在计算机网络上提供在线游戏”等服务上时，相关公众容易认为“倩女幽魂”为在线游戏或服务的名称或内容，而不是将其作为服务提供者加以识别。据此认定，“倩女幽魂”指定使用在第41类“在计算机网络上提供在线游戏”等服务上缺乏显著性，违反了商标法第十一条第一款第（三）项规定。

 

　　理解上述思路，首先需要从商标的基本功能入手。商标的基本功能在于区分商品或服务的来源。此处的“来源”，并非是指产地、产源，而是商品或服务的提供者，比如本案中的“倩女幽魂”游戏及服务，其提供者是网易公司。国际公约TRIPS协定第15条规定，“能够将一个企业的商品或服务同另一个企业的商品或服务区别开来的任何标志或者标志的任何组合，都可以组成商标”。商标要实现“将一个企业的商品或服务同另一个企业的商品或服务区别开来”这一功能，就必须具备基本的显著特征。

 

　　我国商标法第九条规定，“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别……”，即是对商标显著性的原则性规定。法理层面而言，商标的显著性应当包含两个层次的内容：第一个层次，商标应当能够识别商品或者服务的来源，能够指示商品或服务的提供者。换言之，相关公众在看到某一个标志时，能够将其作为商标来看待，并通过该标志联想到使用该标志的商品或者服务提供者。第二个层次，商标应当具有区别性，即，能够将一个企业的商品或服务同另一个企业的商品或服务区分开来。

“倩女幽魂”案主要涉及上述第一个层次的内容。按照人民法院的思路，相关公众在看到网易公司所指定“在计算机网络上提供在线游戏”等服务上的“倩女幽魂”文字时，更容易想到的是这款游戏或者游戏服务的内容、题材、人物等与电影、电视剧的内容有关，或者采用了与“倩女幽魂”电影、电视剧同名的游戏产品或服务名称。而难以通过“倩女幽魂”四个字识别到该款游戏或服务的提供者为网易公司。

 

　　再换言之，相关公众在选择“倩女幽魂”游戏时，可能至少会从这两个方面进行甄别。其一、通过“倩女幽魂”文字，对游戏的内容等特征有一个概括的了解，从而认定该款游戏是自己想要选择的。其二、通过“倩女幽魂”商标，认识到这款游戏的提供者是网易公司，并基于对网易公司游戏产品或服务的质量、信誉等因素的认可，从而决定购买或消费。前者是将“倩女幽魂”文字作为对游戏内容的描述性文字或游戏名称进行看待；后者是将“倩女幽魂”作为商标进行识别。而从本案情况来看，相关公众基于对“倩女幽魂”知名文学和影视作品的熟知，更可能是产生前者的认知，而作为商标进行识别的概率会低得多。

  

　　商标法关于商标显著性的具体规定体现在第十一条：下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。

　　处理改编游戏名称的显著性问题，主要涉及上述第（二）项和第（三）项规定。两项规定的主要区别在于，第（二）项规定的“仅直接表示”，对缺乏显著性的具体情形限定更为具体和严格。商标行政主管机关和法院在适用上述具体哪一项规定曾做出过不同的认定。

 

　　在“多情剑客无情剑”案中，法院认为：“多情剑客无情剑”是一部知名武侠小说的作品名称，并非是为了作为商标使用而臆造的词汇或短语。将其作为商标使用在“计算机游戏软件”等商品上，相关消费者通常会认为该游戏软件的设计理念与武侠小说《多情剑客无情剑》有关，从而将诉争商标作为仅直接表示商品内容等特点的标志，而不会将其作为区别商品来源的标志。使用在指定商品上不具有商标应具有的显著特征，属于《商标法》第十一条第一款第（二）项所指情形，维持了被告商标评审委员会的驳回意见。

 

　　但在“陆小凤传奇”案中，人民法院对于被告商标评审委员会在此种情形下适用第（二）项规定的做法进行了纠正。该案中，《陆小凤传奇》系古龙创作的武侠小说，该作品曾被多次改编为影视作品。古龙之子郑小龙就其向商标局提出注册申请，指定使用的商品为第9类计算机游戏软件等。被告商标评审委员会认为：“陆小凤传奇”商标指定使用在这些商品上直接表示了商品的内容等特点，构成商标法第十一条第一款第（二）项规定之情形，决定予以驳回。

 

　　对此，法院认为，“直接”与“间接”相对，是指不经过中间事物的一种状态。《陆小凤传奇》作为古龙经典的武侠小说，已经在相关公众中形成了较高的认知度，故相关公众在接触“陆小凤传奇”这一标志时，第一印象会将该标志与武侠小说《陆小凤传奇》相对应，并不会直接与指定使用商品相联系起来。商标评审委员会认为申请商标构成《商标法》第十一条第一款第(二)项所指之情形之认定有误。

 

 

三、改编游戏商标的显著性审查风险评估

　　网络游戏经营者在改编游戏时将文学、动漫、影视作品的名称作为游戏产品或服务商标申请注册，需要面临商标法对显著性问题的审查，在程序方面体现为：第一，在商标初步审查阶段，商标局会主动审查显著性问题，认为不具备显著性的，下发驳回通知书；申请人可以向商标评审委员会申请复审，复审通过的，予以公告。但是，驳回复审程序需要9个月至一年的审查周期，也就是说，通过驳回复审程序争取到初审公告的，在时间上需要延缓9个月至一年的时间。第二，商标通过初步审定后有3个月的公告期，在此期间内，任何人均可以缺乏显著性为由提出异议。异议审理周期在1年左右，异议理由成立的，商标局裁定对商标不予核准注册；商标申请人可向商标评审委员会提起复审，复审的时间周期一般会超过1年。第三，商标注册之后，任何人均可以缺乏显著性为由提起无效宣告，且不受5年的无效宣告期限限制。在此阶段被无效宣告的商标，会被视为权利自始无效。

 

　　显然，改编游戏商标的显著性审查风险将会直接影响到企业的经营。在评估这一风险时，还需要综合考虑以下因素：

 

　　1、是否缺乏显著性需要结合个案具体分析。第一，需要结合商品和服务来判断。应当考察该标志与其指定使用商品或服务的关联程度。关联程度越高，则显著特征越低；关联程度越低，则显著特征越高。第二，结合相关公众来判断。即，显著性不能抽象地认定，而必须结合具体的消费群体的认知能力和一般注意力来综合分析。第三，商标审查和判断有着较强的主观性，并且显著性并非绝对的有或无，而主要是强弱之分，因此不同的人得出的判断结论可能不同。同样是上述“陆小凤传奇”的申请人郑小龙，其在第9类0901群组上申请的“神雕侠侣”、“天龙八部”、“鹿鼎记”等商标就得以核准注册。也就是说，将文学、影视、动漫等改编为游戏并沿用原作品的名称申请注册商标，并非一概会被认定为缺乏显著性。本文并不建议因为潜在的显著性审查风险，而轻易放弃对这类名称的申请注册。风险特别突出的情况下，可以考虑对名称进行适当修改，比如增删文字等等。

 

　　2、在相关商品或服务上作为商标使用，有助于增强显著性。商标的显著性分为固有显著性和获得显著性。前者是指商标从产生之初就具备的显著性，后者是指通过大量使用，使得相关公众能够更好地将其作为商标识别，从而增强显著性。商标法第十一条第二款规定，“……前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”，该内容即是对获得显著性的规定。但从实务的角度而言，其一，这种能够增强商标显著性的使用应当是大量的使用，需要从使用地域范围、使用时间长短、宣传推广力度大小等方面进行考量。其二，这种使用应当是在相关商品或服务上的使用，并且应当是作为商标的使用。“倩女幽魂”案中，“倩女幽魂”在古典小说和影视作品中的使用，很明显并非属于在拟申请“在计算机网络上提供在线游戏”等服务上的使用；而作为游戏名称的使用，也并非属于网易公司在拟申请服务上的使用，不能因为大量使用而让相关公众直接认识到该服务的提供者即为网易公司。